Depuis l’expansion du capitalisme industriel au début du XIXe siècle, la marque de produit ou service a joué un rôle de plus en plus important pour différencier l’image d’une entreprise de celle de ses concurrents.
Cette importance a augmenté de façon exponentielle avec l’avènement des nouvelles technologies et de l’internet.
La discipline des marques est principalement réglementée dans plusieurs pays, par exemple la France avec “l’Institut de la propriété intellectuelle” ou “I.N.P.I.” (suite à la loi n°51-444 du 19 avril 1951), bien qu’il soit nécessaire d’examiner à la fois les règlements d’application pertinents (décret n° 2014-917 du 19 août 2014) et les règles spécifiques contenues dans le Code civil et pénal.
L’objet de cet article est de résumer les points essentiels d’un sujet très vaste et certainement important pour tout commerce électronique : comment protéger votre marque.

Qu’entend-on par “marque” ?

Qualifiée en tant que propriété intellectuelle comme le brevet, la marque est le signe qui identifie un produit ou un service. Ses principales fonctions sont celles de :

  • Faire reconnaître l’origine d’un produit ou d’un service par une entreprise ou une personne
  • Diffuser et accroître la confiance de l’acheteur dans l’entreprise.

La portée de ce droit est liée à la zone géographique pour laquelle la marque a été enregistrée (nationale, communautaire ou internationale). La création d’une marque représente donc un droit sur un actif incorporel qui affecte la valeur de la société.

Que peut-on enregistrer comme marque ?

L’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que tous les signes susceptibles d’une représentation graphique peuvent être enregistrés comme marque :
“Tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les sons, la forme du produit ou de son conditionnement, les combinaisons de couleurs ou les nuances, à condition qu’ils soient propres à distinguer les classes des produits ou des services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises”.
Les catégories de marques sont donc assez nombreuses. Voici les catégories les plus fréquentes :

  • Marque sonore ou acoustique : la marque consistant en une mélodie, un motif musical ou une séquence de sons
  • Marque individuelle

Les conditions d’enregistrement d’une marque

Pour qu’une marque soit valablement enregistrée, l’auteur doit assurer que :

  • C’est une nouvelle marque

La marque est nouvelle lorsqu’il n’y a pas de marques identiques ou similaires déjà enregistrées pour les mêmes produits ou services que votre marque identifiera.
Nous ne sommes pas en présence d’une nouvelle marque si elle est égale à une “marque notoire” même si vous décidez de l’utiliser pour des produits ou services autres que ceux représentés par la marque car – dans ce cas – la marque notoire bénéficie d’une protection stricte contre l’imitation, la reproduction ou la traduction. Les marques bien connues “Ikea” et “Coca-Cola” en sont des exemples.

  • Elle a une capacité distinctive

Un signe satisfait à cette caractéristique s’il identifie immédiatement vos produits ou services par rapport à ceux d’une autre entreprise. Pour obtenir ce résultat, il est bon de préférer des signes ou des mots de fantaisie ou d’effet (pensez au mot “Yahoo”).
Si vous avez conçu des mots abstraits, qui ont un sens complètement différent du produit ou service qu’ils identifient, vous êtes sur la bonne voie pour enregistrer votre marque, car ce genre de mots donne naissance à ce que l’on appelle des “marques fortes”, c’est-à-dire des marques qui ont un caractère distinctif élevé et qui peuvent être mieux défendues contre la contrefaçon.
Si vous avez créé une marque sans cette caractéristique, ne vous inquiétez pas : il arrive parfois qu’un signe qui naît faible devienne une marque forte en raison de son utilisation et de la notoriété qu’il a acquise sur le marché (ce qu’on appelle la “signification secondaire”).

  • Elle est légale

La marque est licite lorsqu’elle n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Par exemple, il n’est pas possible d’enregistrer comme marque un signe qui incite au racisme ou à la violence, ou qui contient des expressions de mauvais goût.

  • Elle incorpore le principe de vérité

La marque ne doit pas vous induire en erreur sur les caractéristiques, l’origine et les qualités de vos produits services. Sinon, la marque peut être déclarée nulle.

Attention, l’absence d’une seule de ces quatre caractéristiques empêche l’enregistrement de la marque.

Recherche d’antériorité

L’objet de cette recherche consiste en un contrôle préalable pour savoir si la marque que vous souhaitez enregistrer est soumise à la condition de nouveauté.
Si vous déposez une marque sans recherche d’antériorité, vous risquez de recevoir une opposition venant d’un tiers qui possède des signes antérieurs identiques ou similaires, et donc d’encourir à une action en déchéance ou d’assignation en contrefaçon de marque. En outre, vous devez également prendre en charge les frais de retrait de la marque et des produits sur le marché portant la marque, ainsi que la révision des éventuels accords de licence et contrat déjà signés.

Malheureusement, l’INPI ne procède pas à des contrôles sur l’exigence de nouveauté des marques que vous souhaitez enregistrer : il peut donc arriver que des conflits d’attribution apparaissent, avec toutes les conséquences mentionnées ci-dessus. Afin d’éviter de tels conflits, vous pouvez utiliser les bases de données gratuites de l’INPI ou payantes dans ce domaine.

Dois-je demander l’enregistrement d’une marque ?

Après avoir effectué une recherche d’antériorité, êtes-vous certain que votre marque répond aux exigences décrites ci-dessus ? Si oui, les demandes d’enregistrement de marque nationale peuvent être déposée auprès de l’INPI soit en ligne ou physiquement, moyennant les droits. Toutefois, les coûts de ces droits varient suivant les classes de marques.

Il est également possible d’accomplir le dépôt marque par fax initialement, mais doit être ensuite suivi par une régularisation officielle auprès de l’INPI, dans un délai de deux jours ouvrables, après la réception du document.

Il faut noter qu’un dépôt de marques au niveau international doit se passer au préalable auprès de l’INPI, afin d’obtenir une marque française. Toutefois, il est aussi possible de déposer une demande auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour protéger votre marque dans les pays membres de l’Union européenne.
En tout état de cause, pour la demande d’enregistrement de la marque, vous pouvez être représenté par un conseiller qualifié inscrit au registre des consultants en propriété industrielle ou par un avocat spécialisé dans ce domaine.

Démarche et durée la protection ?

À la réception du certificat d’enregistrement qui est l’étape finale de la procédure d’enregistrement, vous serez le titulaire des droits de la marque de votre produit ou service en toute légalité et à titre exclusif. En tant que propriétaire du produit ou du service, vous avez le droit absolu interdisant toute tierce personne d’en faire usage sans votre consentement. Votre marque sera protégée pendant 10 ans et peut être renouvelée pour des périodes de dix ans, sans limites, mais la demande doit être introduite dans les douze mois précédant la date d’expiration (ou dans les six mois suivant la date d’expiration avec application d’une surtaxe).
 Attention, l’INPI n’est pas obligé de vous communiquer la date d’expiration de votre marque ! Veuillez donc créer un rappel personnel afin de ne pas oublier cette échéance importante.

Veuillez aussi noter que cet article est uniquement destiné à des fins d’information et ne constitue pas un conseil juridique ou professionnel. Veuillez consulter un comptable ou demander un avis juridique indépendant chez un avocat pour obtenir des renseignements spécifiques concernant votre situation et votre pays de résidence.